핵심 요약
- 보정해서 다시 심사받으려면 재심사, 판단을 다투려면 불복심판입니다
- 두 제도 모두 거절결정등본 송달일부터 3개월 안에 청구합니다
- 불복심판을 먼저 하면 재심사로 돌아갈 수 없어 순서가 중요합니다
거절결정을 받은 뒤 명세서를 고쳐 다시 심사받으려면 특허 재심사청구를 하고, 고치지 않은 채 심사관의 판단이 틀렸다고 다투려면 거절결정불복심판을 청구합니다. 두 절차는 거절결정서를 받은 날을 기준으로 같은 3개월 기한 안에서 골라야 합니다. 다만 보정할 수 있는지, 누가 다시 판단하는지, 진 뒤에 무엇을 할 수 있는지가 서로 다릅니다. 아래에서 두 제도의 차이와 장단점, 상황에 따른 선택 기준을 정리합니다.
거절결정 뒤 3개월 안에 고를 수 있는 길은 세 가지입니다
지식재산처 심사관이 거절결정을 내려도 출원이 그 자리에서 끝나지는 않습니다. 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 안에 명세서를 보정해 재심사를 청구하거나(특허법 제67조의2), 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다(제132조의17). 같은 기간 안에 발명의 일부를 떼어 분할출원을 하는 방법도 있습니다(제52조).
불복심판 청구기간은 2021년 개정 전에는 30일이었습니다. 지금은 3개월로 늘어 재심사 청구기간과 같아졌습니다. 그만큼 급하게 아무 쪽이나 고르기보다 거절이유를 따져 보고 선택할 여유가 생겼습니다. 다만 기간은 결정일이 아니라 등본을 송달받은 날부터 계산하므로 받은 날짜를 먼저 확인해야 합니다.
다시 판단하는 곳과 보정 가능 여부부터 다릅니다
두 제도의 핵심 차이를 항목별로 나누면 아래 표와 같습니다.
가장 크게 갈리는 지점은 권리범위를 고칠 생각이 있느냐입니다. 원래 청구항 그대로 등록받고 싶다면 심판으로 가야 합니다. 청구항을 좁히거나 표현을 다듬어서라도 등록받는 편이 낫다면 재심사가 현실적인 선택입니다.
| 항목 | 재심사청구 | 거절결정불복심판 |
|---|---|---|
| 다시 판단하는 곳 | 지식재산처 심사관 | 특허심판원 심판관 합의체 |
| 청구 기한 | 등본 송달일부터 3개월 | 등본 송달일부터 3개월 |
| 명세서·도면 보정 | 보정하면서 청구 | 청구하면서 보정 불가 |
| 원래 거절결정 | 청구하면 취소된 것으로 봄 | 심판에서 옳고 그름을 다툼 |
| 다시 지면 | 3개월 안에 불복심판 가능 | 심결등본 송달일부터 30일 안에 특허법원 소송 |
| 맞는 경우 | 보정으로 거절이유 해소 가능 | 심사관 판단 자체에 다툼 |
보정으로 거절이유를 풀 수 있다면 재심사가 유리합니다
특허 재심사청구는 명세서나 도면을 보정하면서 하고, 청구하면 앞선 거절결정은 취소된 것으로 봅니다. 심사관이 보정된 내용을 기준으로 다시 심사합니다. 그래서 인용발명과 겹치는 부분을 빼거나 구성요소를 더해 진보성 문제를 풀 수 있는 사건에 잘 맞습니다. 별도 심판청구서를 내고 합의체 심리를 거치지 않아 절차 부담이 가벼운 편이라는 점도 장점입니다.
단점도 있습니다. 보정은 최초 명세서나 도면에 적힌 범위 안에서만 할 수 있어 권리범위가 좁아질 수 있습니다. 한 번 청구한 재심사는 취하할 수 없습니다. 또 심사 단계에서 다시 판단하므로, 심사관의 기술 이해 자체가 문제라면 결론이 쉽게 바뀌지 않습니다.
보정 방향을 정하려면 거절이유에 인용된 문헌 말고도 비슷한 선행기술이 더 있는지 살펴보는 것이 좋습니다. 관련 선행문헌을 특허검색으로 미리 찾아 내 발명과의 차이를 확인해 두면, 재심사에서 다른 문헌을 근거로 또 거절되는 일을 줄이는 데 도움이 됩니다.
심사관 판단이 틀렸다고 본다면 거절결정불복심판으로 다툽니다
거절결정불복심판에서는 특허심판원의 심판관 합의체가 거절결정이 옳았는지를 따집니다. 인용발명을 잘못 읽었거나 해당 기술분야의 통상적인 수준을 지나치게 높게 본 경우처럼, 청구항을 고칠 이유가 없다고 판단될 때 고려하는 길입니다. 심판관이 거절결정이 잘못됐다고 보면 이를 취소하는 심결을 내립니다.
심판을 청구하면서는 명세서를 보정할 수 없다는 점이 가장 큰 제약입니다. 원래 청구항이 그대로 판단 대상이 되므로, 한 청구항에라도 거절이유가 남아 있으면 출원 전체가 거절될 위험이 있습니다.
심판에서 기각되면 심결등본을 송달받은 날부터 30일 안에 특허법원에 심결취소소송을 낼 수 있습니다(제186조). 이 기간은 불변기간이라 넘기면 다툴 길이 닫힙니다. 같은 30일 안에 거절되지 않은 청구항 등을 떼어 분리출원을 할 수도 있습니다(제52조의2).
먼저 고른 절차에 따라 되돌릴 수 없는 경우가 생깁니다
두 제도는 어느 쪽을 먼저 하느냐에 따라 이어 쓸 수 있는 범위가 달라집니다. 재심사를 청구했다가 다시 거절결정을 받으면, 새 거절결정서를 받은 때부터 다시 3개월의 기한이 주어져 그 안에 불복심판을 청구할 수 있습니다. 반대로 불복심판을 먼저 청구하면 그 뒤에는 재심사를 청구할 수 없습니다. 재심사에서 다시 거절된 출원에 재심사를 또 청구할 수도 없습니다.
그래서 보정할 여지가 조금이라도 있으면 재심사를 먼저 시도하고, 그래도 안 되면 심판으로 넘어가는 순서를 많이 검토합니다. 다만 보정으로 권리범위가 크게 줄어 사업상 의미가 없어진다면, 처음부터 심판으로 원래 청구항을 지키는 편이 나을 수 있습니다.
분할출원은 두 길과 함께 쓸 수 있는 보완 수단입니다. 재심사나 심판으로 다투는 동안 일부 발명을 별도 출원으로 떼어 두면, 한쪽 결과가 나빠도 권리를 남길 가능성이 생깁니다.
어느 쪽을 고를지 정하기 전에 확인할 것들
아래 항목을 먼저 정리해 두면 선택이 한결 쉬워집니다. 기재불비처럼 표현만 다듬으면 풀리는 거절이유라면 재심사가 효율적인 경우가 많습니다. 대리인에게 맡긴다면 변리사 보수와 관납료가 절차마다 달라지니 미리 확인해 두는 것이 좋습니다.
- 거절결정서를 받은 날짜와 3개월 기한이 끝나는 날
- 거절이유가 신규성·진보성 문제인지, 기재불비 같은 형식 문제인지
- 최초 명세서에 보정 근거가 될 내용이 적혀 있는지
- 보정한 뒤의 권리범위가 실제 제품과 경쟁사 기술을 덮는지
- 심판까지 갈 만한 사업상 이유가 있는지
- 분할출원으로 따로 떼어 둘 발명이 있는지
자주 묻는 질문
특허 재심사청구와 거절결정불복심판을 동시에 할 수 있나요?
동시에 할 수는 없습니다. 불복심판을 청구하면 재심사를 청구할 수 없습니다. 보통은 재심사를 먼저 하고, 다시 거절되면 그 결정에 대해 불복심판으로 넘어갑니다.
거절결정 후 3개월 안에 아무것도 안 하면 어떻게 되나요?
재심사청구, 불복심판, 분할출원 가운데 아무것도 하지 않으면 거절결정이 확정됩니다. 그러면 그 출원으로는 등록받기 어렵습니다. 기간은 등본을 송달받은 날부터 계산하므로 받은 날짜를 꼭 확인해 두세요.
재심사를 청구한 뒤 취하할 수 있나요?
재심사 청구는 한 번 하면 취하할 수 없습니다. 보정 내용과 권리범위를 충분히 검토한 뒤 청구하는 것이 좋습니다.
재심사 때 명세서는 어디까지 고칠 수 있나요?
최초 출원할 때 명세서나 도면에 적혀 있던 범위 안에서만 보정할 수 있습니다. 출원 때 없던 새로운 내용을 덧붙이는 보정은 인정되지 않습니다.
불복심판에서 기각되면 더 다툴 방법이 없나요?
심결등본을 송달받은 날부터 30일 안에 특허법원에 심결취소소송을 낼 수 있습니다. 같은 기간 안에 거절되지 않은 청구항 등을 떼어 분리출원을 하는 방법도 있습니다.
특허 재심사청구와 거절결정불복심판은 같은 3개월 안에 고르는 절차입니다. 하지만 보정할 수 있는지와 그다음에 밟을 절차가 서로 달라서, 한 번 고르면 되돌리기 어려운 부분이 있습니다. 거절이유, 최초 명세서에 적힌 범위, 사업에 필요한 권리범위는 사건마다 다릅니다. 거절결정서와 인용문헌을 정리해 두고 변리사 등 전문가와 상담해 보시기 바랍니다.
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이 글은 일반적인 법률 정보를 정리한 것으로, 개별 사건의 결과는 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.