특허 우선권 주장 요건, 조약우선권과 국내우선권이 인정되는 조건

핵심 요약

외국 최초 출원일이나 국내 선출원일부터 1년 안에 출원해야 합니다
같은 출원인이 같은 발명을 내야 하고, 새로 넣은 부분은 소급되지 않습니다
조약우선권 증명서류는 가장 앞선 우선일을 기준으로 1년 4개월 안에 냅니다

특허 우선권 주장이 인정되려면 먼저 낸 출원과 같은 발명을, 같은 출원인(또는 권리를 넘겨받은 사람)이, 먼저 낸 출원일부터 1년 안에 다시 출원하면서 출원서에 우선권을 주장한다는 취지를 적어야 합니다. 외국 출원을 기초로 하는 조약우선권은 여기에 더해 우선권 증명서류를 정해진 기한 안에 내야 효력이 유지됩니다. 아래에서는 조약우선권과 국내우선권 각각의 요건, 심사에서 ‘같은 발명’을 어떻게 보는지, 요건을 갖추지 못했을 때 생기는 결과를 차례로 설명합니다.

우선권이 인정되려면 발명, 출원인, 기간이 맞고 출원서에 주장해야 합니다

우선권은 나중에 낸 출원의 신규성과 진보성을 판단하는 기준 시점을 먼저 낸 출원일(우선일)로 앞당겨 주는 제도입니다. 그래서 우선일 뒤에 다른 사람이 비슷한 발명을 출원하거나 공개했더라도, 우선권이 인정되는 부분은 그 사정 때문에 불리하게 판단되지 않습니다. 대신 법이 정한 조건을 하나라도 빠뜨리면 이 혜택을 받을 수 없습니다.

확인할 요건은 발명·출원인·기간이라는 실질 요건 세 가지에, 출원서에 적는 형식 요건 하나가 더해진 구조입니다. 각 요건의 내용은 다음과 같습니다.

발명의 동일성: 먼저 낸 출원에 적힌 발명과 같은 내용
출원인의 동일성: 같은 사람이거나 특허받을 권리를 넘겨받은 사람
기간: 기초 출원일부터 1년 안에 나중 출원
형식: 출원서에 우선권 주장 취지와 기초 출원을 기재

조약우선권과 국내우선권은 기초 출원과 서류 부담이 다릅니다

우선권은 외국 출원을 기초로 하는 조약우선권(특허법 제54조)과 국내 출원을 기초로 하는 국내우선권(특허법 제55조)으로 나뉩니다. 두 제도 모두 기간은 1년이지만 기초가 되는 출원과 챙길 서류가 다릅니다.

조약우선권은 조약에 따라 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 나라에서 처음 출원한 경우에 주장할 수 있습니다. 최초 출원이 아닌 뒤의 출원을 기초로 삼으면 기간 계산이 어긋날 수 있으므로, 같은 발명을 여러 나라에 냈다면 어느 출원이 가장 먼저인지부터 확인해야 합니다. 아래 표는 두 제도의 요건을 나란히 비교한 것입니다.

구분	조약우선권	국내우선권
근거	특허법 제54조	특허법 제55조
기초 출원	조약 당사국의 최초 출원	국내에 먼저 낸 특허·실용신안 출원
주장 기한	최초 출원일부터 1년 이내	선출원일부터 1년 이내
증명서류	최우선일부터 1년 4개월 이내 제출	출원서에 선출원 표시
기초 출원의 처리	외국 출원은 그대로 유지	일정 기간 뒤 취하된 것으로 봄

조약우선권과 국내우선권 요건 비교

국내우선권은 먼저 낸 출원이 아직 살아 있어야 주장할 수 있습니다

국내우선권은 개량 발명을 덧붙여 하나의 출원으로 묶고 싶을 때 자주 씁니다. 다만 기초가 되는 선출원이 이미 포기·무효·취하됐거나 등록 여부 결정이 확정된 상태라면 우선권을 주장할 수 없습니다. 선출원이 분할출원이나 변경출원인 경우에도 기초로 삼지 못하는 제한이 있습니다.

국내우선권을 주장하면 먼저 낸 출원은 일정 기간이 지난 뒤 취하된 것으로 봅니다. 선출원으로 따로 권리를 받으려던 계획이 있었다면 우선권 주장 전에 그 점을 따져야 합니다. 나중 출원을 하는 시점에 출원인이 선출원의 출원인과 같거나 승계인이어야 하므로, 공동출원이나 권리 양도가 끼어 있다면 명의를 먼저 정리해 두는 편이 안전합니다.

같은 발명인지는 먼저 낸 명세서와 도면에 적힌 내용으로 판단합니다

심사와 심판에서 자주 다투는 부분은 발명의 동일성입니다. 기준은 청구범위만이 아니라 먼저 낸 출원의 명세서와 도면 전체에 적힌 사항입니다. 먼저 낸 서류에서 통상의 기술자가 그 발명을 읽어낼 수 있어야 같은 발명으로 인정됩니다.

나중 출원에서 새로 추가한 실시예나 구성은 우선일로 소급되지 않고 실제 출원일을 기준으로 판단합니다. 여러 출원을 기초로 삼는 복합우선이나 일부만 우선권을 인정받는 부분우선도 가능하지만, 청구항별로 어느 출원에 근거가 있는지를 따로 봅니다. 그래서 기초 출원을 할 때부터 실시예와 변형 형태를 충분히 적어 두면 나중에 우선권을 둘러싼 다툼을 줄일 수 있습니다.

우선권은 공지예외나 우선심사와 효과가 다른 별개 제도입니다

논문 발표나 전시회처럼 자기 발명을 먼저 공개한 경우는 우선권이 아니라 공지예외(특허법 제30조)의 문제입니다. 공개된 날부터 12개월 안에 출원하고 그 취지를 출원서에 적어야 하며, 증명서류는 출원일부터 30일 안에 냅니다. 공지예외는 그 공개 사실을 신규성 판단에서 빼 줄 뿐 출원일을 앞당겨 주지 않으므로, 그 사이 다른 사람이 같은 발명을 출원하면 불리해질 수 있습니다.

이름이 비슷한 우선심사는 출원일과 상관없이 심사 순서를 앞당기는 제도로, 우선권 주장 여부와 별도로 신청 요건을 갖춰야 합니다. 심사를 빨리 받는 방법이 궁금하다면 특허우선심사 안내에서 신청 대상과 절차를 따로 확인할 수 있습니다.

요건을 놓치면 우선일이 사라지고 다른 기한도 함께 바뀝니다

기간이 지난 뒤 출원했거나 조약우선권 증명서류를 기한 안에 내지 않으면 우선권 주장은 인정되지 않고, 출원은 실제 출원일을 기준으로 심사받습니다. 그 사이 외국 공보가 공개됐거나 제3자의 출원이 있었다면 신규성이나 진보성이 부정될 위험이 커집니다. 기간 계산이 애매하다면 기초 출원의 출원일을 증명할 자료부터 확보해 두는 것이 좋습니다.

특허 우선권 주장이 인정되면 다른 기한도 우선일을 기준으로 움직입니다. 출원공개는 우선일부터 1년 6개월이 지나면 이뤄지고(특허법 제64조), PCT 국제출원의 국내단계 번역문 제출 기한도 우선일부터 2년 7개월로 계산합니다. 반면 특허권 존속기간은 우선일이 아니라 실제 출원일 후 20년이 되는 날까지이므로, 우선권 때문에 권리 기간이 줄어들지는 않습니다.

자주 묻는 질문

미국에 먼저 출원하고 1년이 지나서 한국에 내면 우선권을 주장할 수 있나요?

조약우선권은 최초 출원일부터 1년 안에 출원해야 주장할 수 있습니다. 기간이 지나면 우선권 없이 일반 출원으로 심사받으며, 그 사이 공개된 자료 때문에 신규성 문제가 생길 수 있습니다.

우선권 증명서류는 언제까지 내야 하나요?

조약우선권의 증명서류는 최우선일부터 1년 4개월 안에 지식재산처에 내야 합니다. 이 기간 안에 내지 않으면 우선권 주장의 효력이 없어집니다.

국내우선권을 주장하면 먼저 낸 출원은 어떻게 되나요?

먼저 낸 출원은 일정 기간이 지나면 취하된 것으로 봅니다. 선출원이 이미 등록 여부가 확정됐거나 취하된 상태라면 애초에 국내우선권을 주장할 수 없습니다.

논문을 먼저 발표했는데 우선권으로 보호받을 수 있나요?

논문 발표는 우선권이 아니라 공지예외 대상입니다. 공개된 날부터 12개월 안에 출원하면서 그 취지를 적고, 출원일부터 30일 안에 증명서류를 내야 합니다.

우선권을 주장하면 특허 존속기간도 우선일부터 계산되나요?

아닙니다. 존속기간은 설정등록한 날부터 실제 출원일 후 20년이 되는 날까지입니다. 신규성 판단과 출원공개 시점은 우선일을 기준으로 봅니다.

특허 우선권 주장은 기간 하나만 맞춘다고 인정되는 것이 아니라 발명의 동일성, 출원인의 동일성, 서류 제출까지 함께 갖춰야 합니다. 특히 나중 출원에 새로 넣은 내용은 소급되지 않으므로 청구항마다 근거가 어디에 있는지 따져 봐야 합니다. 구체적인 결과는 사건마다 다르니 기초 출원의 서류와 출원일, 출원인 명의를 정리한 뒤 변리사 등 전문가와 상담받아 보시기 바랍니다.