특허 심사청구 놓치면 생기는 일, 3년 기한과 의견서 진술 주의점

핵심 요약

심사청구 기한은 3년이고, 지나면 출원 자체가 효력을 잃습니다
기한은 우선일이나 공개일이 아니라 출원일을 기준으로 셉니다
의견서 진술과 거절결정 뒤 3개월 기한도 권리 범위를 좌우합니다

특허 심사청구의 마감은 출원한 날을 기준으로 3년이며, 그때까지 아무도 청구하지 않은 출원은 취하된 것으로 처리됩니다. 출원서를 내면 심사가 저절로 시작된다고 생각하고 기다리다가는 권리를 통째로 잃을 수 있습니다. 이 글에서는 기한을 세는 기준, 제3자가 청구하는 경우, 심사 중 의견서에 쓰는 진술, 거절결정 뒤의 기한까지 놓치면 불리해지는 점을 차례로 살펴봅니다.

출원만으로는 심사가 시작되지 않고, 3년이 지나면 취하로 봅니다

우리나라는 심사청구제도를 택하고 있습니다. 지식재산처는 출원된 모든 발명을 바로 심사하지 않고, 심사청구가 들어온 출원만 심사합니다. 특허법 제59조가 정한 청구 기간은 3년이고, 이 기간이 아무 청구 없이 흘러가면 법은 그 출원을 거둬들인 것처럼 다룹니다.

실용신안도 같은 구조입니다. 실용신안법 제12조에 따라 청구 기간이 똑같이 3년입니다. 특허와 실용신안을 함께 관리하는 회사라면 건마다 출원일이 다르므로 출원번호별로 만료일을 따로 적어 두는 편이 좋습니다.

취하로 처리된 뒤 같은 발명을 다시 출원하면 된다고 여기기 쉽습니다. 그러나 그 사이 출원공개로 발명 내용이 이미 알려졌다면 자기 출원의 공개 내용이 새 출원의 신규성을 막는 선행기술이 될 수 있습니다. 기한을 넘긴 뒤 구제받을 수 있는지는 사정마다 달라서 기대기 어렵습니다.

기한은 출원일 기준, 우선일이나 공개일과 섞어 세지 마세요

심사청구 기한을 계산할 때 가장 흔한 착각은 기준일을 잘못 잡는 것입니다. 조문은 출원일을 기준으로 정하고 있으므로 우선권 주장의 기준이 되는 우선일이나 출원공개일과 섞어 계산하면 안 됩니다. 출원공개는 출원일(우선권을 주장했다면 우선일)부터 1년 6개월이 지나면 이뤄지는데(특허법 제64조), 공개 사실을 안 날을 기준으로 착각하는 일도 있습니다.

아래 표는 심사청구와 함께 관리해야 하는 주요 기한을 묶어 정리한 것입니다.

절차	기한	근거
특허 심사청구	출원일부터 3년 이내	특허법 제59조
실용신안 심사청구	출원일부터 3년 이내	실용신안법 제12조
출원공개	출원일(우선일)부터 1년 6개월 경과	특허법 제64조
거절결정불복심판·재심사 청구	거절결정등본 송달일부터 3개월	특허법 제132조의17·제67조의2
심결취소소송	심결등본 송달일부터 30일	특허법 제186조

심사청구 전후로 챙겨야 할 기한

누구나 청구할 수 있어 경쟁사가 심사를 앞당길 수도 있습니다

심사청구는 출원인만 할 수 있는 절차가 아닙니다. 특허법 제59조는 누구나 청구할 수 있다고 정하고 있습니다. 예를 들어 공개된 출원 때문에 사업에 부담을 느끼는 경쟁사가 그 출원이 권리로 굳어질지 빨리 확인하려고 직접 청구하기도 합니다.

출원인으로서는 보정 계획이나 후속 출원 전략을 다 세우기 전에 심사가 시작될 수 있다는 뜻입니다. 3년을 꽉 채워 청구하겠다고 미뤄 두더라도 명세서와 청구범위는 언제든 심사를 받을 수 있는 상태로 다듬어 두는 것이 좋습니다.

반대로 청구를 너무 오래 미루는 것도 손해가 될 수 있습니다. 등록되기 전에는 특허권이 생기지 않으므로, 모방 제품이 나와도 특허권에 따른 금지청구나 손해배상을 곧바로 주장하기 어렵습니다. 사업화 일정과 침해 대응 가능성을 함께 따져 청구 시점을 정해야 합니다.

청구 전에 청구범위를 다시 보고 출원 상태부터 확인하세요

심사는 청구범위를 기준으로 진행됩니다. 출원 당시 급하게 쓴 청구항이 지나치게 넓으면 선행기술에 걸려 거절이유를 받기 쉽고, 지나치게 좁으면 등록되더라도 경쟁 제품을 막기 어렵습니다. 심사를 청구하기 전에 출원 뒤 나온 선행기술과 자사 제품의 실제 구현 형태를 대조해 보는 과정이 필요합니다.

여러 건을 관리하다 보면 어느 출원에 심사청구를 했는지 헷갈리기 쉽습니다. 담당자가 바뀌었거나 대리인이 여럿이라면 출원번호로 진행 상태와 심사청구 여부를 직접 확인하고, 그 결과를 사내 기한 관리표에 날짜와 함께 기록해 두면 좋습니다. 확인 방법이 낯설다면 특허조회 안내를 참고할 수 있습니다.

심사청구 비용은 청구항 수 등에 따라 달라지므로, 불필요한 청구항을 정리하면 부담을 줄일 수 있습니다. 구체적인 금액은 지식재산처 안내를 확인해야 합니다.

의견제출통지에 답할 때 쓴 진술은 등록 뒤까지 따라옵니다

심사가 시작되면 거절이유가 담긴 의견제출통지를 받는 경우가 많습니다. 이때 내는 의견서와 보정서는 단순한 답변이 아니라 나중에 권리범위를 해석할 때 참고 자료가 됩니다. 등록을 빨리 받으려고 "이 발명은 특정 구성만을 뜻한다"는 식으로 범위를 스스로 좁혀 말하면, 침해 다툼에서 그 진술과 다른 주장을 하기가 어려워집니다.

진보성을 다툴 때는 효과를 말로만 주장하기보다 실험 데이터나 비교 자료처럼 뒷받침할 증거를 갖추는 편이 설득력이 있습니다. 다만 명세서에 없던 새로운 내용을 보정으로 추가할 수는 없으니, 출원 단계부터 효과를 보여 줄 자료를 충분히 적어 두는 것이 바탕이 됩니다.

통지서에 적힌 제출 기간과 연장 가능 여부를 먼저 확인합니다
선행기술과 차이점을 구성 단위로 정리해 답합니다
범위를 좁히는 표현은 필요한 만큼만 씁니다
효과를 뒷받침할 실험·비교 자료를 함께 냅니다

거절결정을 받았다면 3개월 안에 다음 절차를 골라야 합니다

심사 결과 거절결정을 받았다고 끝난 것은 아닙니다. 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 안에 거절결정불복심판을 청구하거나(특허법 제132조의17), 명세서를 보정해 재심사를 청구할 수 있습니다(제67조의2). 같은 기간 안에 일부 발명을 떼어 분할출원을 하는 방법도 있습니다(제52조).

이 3개월은 예전에는 30일이었다가 2021년 개정으로 늘어났으므로, 오래된 자료를 보고 기한을 잘못 아는 일이 없어야 합니다. 불복심판이 기각되면 심결등본을 송달받은 날부터 30일 안에 분리출원을 하거나 특허법원에 심결취소소송을 낼 수 있습니다. 어느 길이 유리한지는 보정으로 거절이유를 해소할 수 있는지에 따라 달라집니다.

자주 묻는 질문

특허 출원하면 심사가 자동으로 시작되나요?

아닙니다. 출원과 별도로 심사청구를 해야 지식재산처가 심사를 시작합니다. 청구 기간 3년이 그냥 지나가면 출원이 취하된 것으로 처리돼 더 진행할 수 없습니다.

특허 심사청구 기한은 우선일부터 세나요, 출원일부터 세나요?

특허법 제59조는 출원일부터 3년으로 정하고 있습니다. 우선일이나 출원공개일을 기준으로 계산하지 않도록 주의해야 합니다.

제3자가 제 출원에 심사청구를 할 수 있나요?

할 수 있습니다. 심사청구는 누구나 할 수 있어서 경쟁사가 청구하면 출원인의 계획보다 일찍 심사가 시작될 수 있습니다.

심사청구 기한을 놓쳤는데 다시 출원하면 되나요?

다시 출원할 수는 있지만 이전 출원이 이미 공개됐다면 그 내용이 선행기술이 되어 신규성이 문제 될 수 있습니다. 구체적인 구제 가능성은 사정마다 다르니 변리사 등과 확인하는 것이 좋습니다.

심사청구는 서류 한 장으로 끝나는 절차처럼 보이지만, 기한을 세는 기준과 청구 시점, 심사 중에 남긴 진술이 모두 권리의 범위와 존폐에 영향을 줍니다. 출원번호별로 출원일과 3년 만료일, 공개 여부, 통지서 제출 기간을 한곳에 정리해 두면 놓치는 일을 크게 줄일 수 있습니다. 결과는 발명 내용과 선행기술에 따라 달라지므로 사실관계를 정리해 변리사 등 전문가와 상담해 보시기 바랍니다.

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이 글은 일반적인 법률 정보를 정리한 것으로, 개별 사건의 결과는 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.